Merken werken. Ook in domeinnamen. U bent door het noemen van bijvoorbeeld 'Gucci' of 'Honda' in de domeinnaam beter vindbaar in zoekmachines wat - hopelijk - extra bestellingen oplevert. In feite lift u mee op de bekendheid die de merkhouder geniet en heeft opgebouwd. Mag dit zomaar?

Waar bij domeinnaamregistratie met een merknaam rekening mee gehouden moet worden, en wanneer dat mag, kan worden geïllustreerd aan de hand van een recente uitspraak van het WIPO (World Intellectual Property Organization) over de domeinnaam Honda-occasions.nl.

De gedaagde in voornoemde procedure had de domeinnaam Honda-occasions.nl geregistreerd. Deze verwees door naar de website van zijn autobedrijf. Honda Nederland maakte hiertegen bezwaar en diende een verzoek in bij het WIPO de gedaagde te verplichten de domeinnaam over te dragen aan Honda Nederland.

Geldige reden
In principe is het gebruik van een (bekend) merk te zien als een merkinbreuk waartegen de merkhouder kan optreden. Dit optreden houdt in dat de merkhouder kan verbieden dat zijn merk tegen zijn zin in wordt gebruikt. De merkhouder kan echter niet tegen elk gebruik van zijn merk optreden. Dit kan bijvoorbeeld niet wanneer u een geldige reden heeft om het merk te gebruiken. Dit geld in de offline-wereld, maar ook in de online-wereld, bijvoorbeeld bij domeinnamen.

Zo'n geldige reden heeft u bijvoorbeeld wanneer u andermans merk gebruikt om aan te kondigen dat u zijn producten verkoopt, gebruikt of herstelt. Zo mag u de merknaam gebruiken in reclames en noemen op de website. Zolang u het merk maar niet onnodig groot weergeeft en maar niet valselijk suggereert dat u een officiële dealer bent. U zou dus verwachten dat wanneer u Honda-occasions verkoopt, u het merk Honda dan ook in de domeinnaam mag noemen.

Aaanvullende eisen
Wanneer u de domeinnaam Honda-occasions.nl wilt gebruiken zonder dat de merkhouder de domeinnaam op kan eisen moet u echter aan een aantal aanvullende eisen voldoen. U mag op de voornoemde domeinnaam uitsluitend auto's van het merk Honda verkopen. Dit omdat het merk anders gebruikt zou kunnen worden om internetgebruikers te lokken andere goederen dan die van de merkhouder te kopen: het klassieke meeliften op de bekendheid van een merk.

Daarnaast moet duidelijk uit de website blijken wat uw relatie met de merkhouder is. Bent u bijvoorbeeld een officiële dealer of niet? Indien u geen officiële band met de merkhouder hebt moet dit ook duidelijk uit de website blijken. Wanneer er op de Honda-occassions.nl alleen staat 'Welkom bij Honda'is er sprake van merkinbreuk: het lijkt dan namelijk een officiële website van Honda te zijn.

Domeinnaam overdragen
Wat de domeinnaam Honda-occasions.nl betreft oordeelde het WIPO dat de domeinnaam moest worden overgedragen aan Honda Nederland. Eén van de redenen daarvan was dat de domeinnaam doorverwees naar de website van een autobedrijf waarop alle andere (concurrerende) automerken werden verkocht, behalve de auto's van Honda!  Hier was het duidelijk de bedoeling van de gedaagde commerciëel voordeel te behalen door gebruik te maken van andermans merk.

Verkoopt u dus naast de producten van de merkhouder die u in de domeinnaam noemt nog andere producten, dan kan de merkhouder de domeinnaam gemakkelijk opeisen.